La Patente Unitaria y el Tribunal Unificado de Patentes

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La próxima entrada en vigor de la Patente Unitaria está desencadenando la publicación en los medios de artículos y opiniones varias sobre este particular asunto.

Trataremos de exponer de forma fácil y comprensible los aspectos básicos de la Patente Unitaria.

I) LA PATENTE UNITARIA OFRECE UNA ALTERNATIVA Y NO SUBSTITUYE AL ACTUAL SISTEMA DE LA PATENTE EUROPEA

Actualmente, después de que una solicitud de patente europea supere una fase de examen, que conduce la Oficina Europea de Patentes (EPO), la patente concedida deviene un haz de patentes nacionales individuales. Esta fase en la que a partir de una patente europea concedida se obtienen patentes nacionales se denomina validación de una patente europea.

La Patente Unitaria ofrecerá una alternativa para los titulares de las patentes europeas que se concedan.

En lugar de tener que validar la patente europea concedida en cada país de interés y obtener un haz de patentes nacionales se podrá optar, sin ser una obligación, por un efecto unitario, en bloque, para un conjunto de países participantes del proyecto de la Patente Unitaria.

II) ENTRADA EN VIGOR

El sistema de la Patente Unitaria, que no substituye al actual sistema de validaciones clásico, entrará en vigor una vez que Alemania deposite un último instrumento de ratificación, en concreto tres meses después de que se efectúe este depósito.

Se espera una entrada en vigor para junio del 2023.

III) LA PATENTE UNITARIA ATAÑE A PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Imaginemos una patente europea que despliega un efecto unitario, a la que nos referiremos como a una patente EP-UE.

Los 17 países que abarcará la patente EP-UE son países que pertenecen a la Unión Europea y que han ratificado los acuerdos necesarios. A estos países se les conoce como estados participantes. A fecha de hoy, estos estados son:

Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Austria, Suecia, Dinamarca, Portugal, Finlandia, Lituania, Estonia, Letonia, Bulgaria, Eslovenia, Malta y Luxemburgo.

Se prevé que el número de países de la Unión Europea que pasen a ser estados participantes se amplíe con el tiempo y que una patente EP-UE llegue a abarcar, además de los estados arriba referidos, en un futuro no muy lejano también:

Grecia, Hungría, Irlanda, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Chipre.

Mientras estos países no sean estados participantes, para que una patente europea concedida despliegue efectos en cualquiera de ellos la patente europea deberá validarse en el país o países de interés de forma clásica, obteniéndose respectivas patentes nacionales.

Quedan otros países de la Unión Europea que, por el momento, no muestran interés en ser estados participantes. Estos países son:

España, Polonia y Croacia.

Al igual que en el caso anterior, mientras estos países no sean estados participantes, para que una patente europea concedida despliegue efectos en cualquiera de ellos la patente europea deberá validarse en el país o países de interés de forma clásica, obteniéndose respectivas patentes nacionales.

Finalmente, países que no son de la Unión Europea y que no podrán ser estados participantes, y por lo tanto no podrán ser abarcados por una patente EP-UE son:

Gran Bretaña, Suiza, Turquía, Noruega, Islandia, Albania, San Marino, Serbia, Liechtenstein, Mónaco, Macedonia del Norte.

Para que una patente europea concedida despliegue efectos en cualquiera de estos países la patente europea deberá de validarse en el país o países de interés de forma clásica, obteniéndose respectivas patentes nacionales.

IV) LA PATENTE UNITARIA NO ES DIVISIBLE

Imaginemos una patente europea que despliega un efecto unitario, a la que nos referiremos como a una patente EP-UE.

Deberá de atenderse recurrentemente el pago de una sola tasa de renovación para mantener vigente la patente EP-UE (con efecto para todos los países participantes), pago que deberá de realizarse directamente en la Oficina Europea de Patentes (EPO).

Lo anterior significa que a lo largo de la vida de una patente EP-UE no podrá seleccionarse para qué países se atiende una renovación, mientras que en el caso de validarse la patente individualmente por países, podrá decidirse país por país si se desea seguir manteniendo la protección vigente en el país de que se trate.

Las acciones de nulidad o infracción que atañan a la patente EP-UE serán competencia de un tribunal de patentes nuevo, que es el Tribunal Unificado de Patentes o Unified Patent Court (UPC), cuyas sentencias tendrán efecto en todos los países participantes.

La patente EP-UE deberá transferirse y licenciarse en bloque, eso es con efecto para todos los países participantes. Este hecho puede complicar las estrategias comerciales o de negocio, si éstas son muy diferentes entre los países de los 17 estados inicialmente participantes.

V) INTERÉS PRÁCTICO

La conveniencia o no de optar por una patente EP-UE dependerá de las circunstancias de cada caso.

Por un lado:

• No todos los titulares de patentes europeas tienen interés o necesitan que la patente europea concedida despliegue efectos en todos los estados participantes. Según cuáles sean los estados con interés real podrá seguir siendo más económico validar la patente europea concedida solo en estos estados participantes en lugar de optar por una patente EP-UE que abarque, además de estos estados, todos los demás estados participantes.

• No todos los titulares quieren verse obligados a litigar en el UPC (que no tendrá ninguna sede en España).

• No todos los titulares quieren arriesgarse a que una decisión adoptada por el UPC afecte en bloque a todos los estados participantes (por ejemplo, una resolución de que la patente es nula dejará sin efectos la patente en todos los estados participantes).

Por otro lado:

• Si es de interés que una patente europea concedida despliegue efectos en todos o la mayoría de los estados participantes, será más económico optar por una patente EP-UE que validar la patente europea concedida en todos y cada uno de los estados de interés.

• Para patentes susceptibles de ser infringidas en varios estados participantes y para las que se augura tener que ejercitar los derechos de exclusiva conferidos por éstas por vía de los tribunales, puede resultar ventajosa tanto la competencia del UPC (y una causa única) como que la resolución dictada afecte, en bloque, a todos los estados participantes; teniendo en cuenta como contrapartida que si se discute la validez de la patente una decisión de nulidad adoptada por el UPC afectará también en bloque a todos los estados participantes.

VI) ¿CUÁNDO Y CÓMO SE PIDE EL EFECTO UNITARIO?

Optar por un efecto unitario requiere de una solicitud expresa ante la Oficina Europea de Patentes (EPO), existiendo un plazo de 1 mes a contar desde la fecha de publicación de la concesión de la patente europea de que se trate.

Si no se presenta ninguna solicitud expresa de efecto unitario en el plazo de 1 mes arriba referido, la patente europea concedida podrá desplegar efectos igualmente en cualquier estado contratante o participante del Convenio de la Patente Europea (que incluye los 17 estados que abarcaría una patente con efecto Unitario (EP-UE)) por vía de una validación clásica de dicha patente europea concedida, obteniéndose una patente nacional.

La EPO ha previsto medidas para que, al respecto de una solicitud de patente en vistas de ser concedida poco antes de la entrada en vigor de la patente con efecto unitario, pueda retrasarse la publicación de la concesión de dicha solicitud para que esta publicación acontezca después de la entrada en vigor de la patente unitaria. De esta forma el titular podrá optar por una patente EP-UE, con efecto unitario en los países participantes, cuando no podrá haberlo hecho si dicha publicación acontece demasiado temprano.

VII) EL UNIFIED PATENT COURT (UPC): COMPETENCIA NO SOLO SOBRE PATENTES CON EFECTO UNITARIO (EP-UE)

Como se adelantó en IV), las acciones de nulidad o infracción que atañan a una patente EP-UE serán competencia de un tribunal de patentes nuevo, que es el Tribunal Unificado de Patentes o Unified Patent Court (UPC), cuyas sentencias tendrán efecto en todos los países participantes. El Tribunal Unificado de Patentes o Unified Patent Court (UPC) tendrá competencia exclusiva sobre las patentes con efecto unitario, eso es para las patentes EP-UE.

El UPC tendrá sin embargo también competencia, por defecto y durante un periodo transitorio de por lo menos 7 años, sobre las validaciones clásicas de una patente europea en cualquiera de los estados participantes, ya sea para validaciones futuras como para las validaciones acontecidas incluso antes de la entrada en vigor de la patente con efecto unitario.

En consecuencia, se corre el riesgo de que una resolución de invalidación que adopte el UPC sobre una validación de una patente europea en uno de los estados participantes afecte también a todas las demás validaciones que se hubieren hecho en cualquier otro estado participante de la misma patente europea.

Asimismo, un titular de una validación de patente europea concedida corre el riesgo de verse obligado a litigar ante el UPC si un tercero inicia ante este tribunal cualquier acción que ataña a la citada validación.

El titular de una patente europea puede evitar estos riesgos haciendo una petición expresa para excluir estas validaciones de una patente europea de la competencia del UPC. A esta maniobra se la denomina OPT-OUT.

VIII) ¿CUÁNDO Y CÓMO SE PIDE UN OPT-OUT?

En VII) se ha notado que el Unified Patent Court (UPC) tendrá competencia, por defecto y durante un periodo transitorio de por lo menos 7 años, sobre las validaciones clásicas de una patente europea en cualquiera de los estados participantes del proyecto de la Patente Unitaria.

El titular de una patente europea podrá sin embargo mediante petición expresa excluir estas validaciones de la patente europea de la competencia del UPC. A esta maniobra se la denomina OPT-OUT.

Para que un OPT-OUT sea efectivo, éste deberá de pedirse expresamente al UPC antes de que se presente una acción de revocación, o cualquier otra acción, ante el UPC contra una cualquiera de las validaciones de la patente europea de un estado participante.

Por lo tanto, un titular de una patente europea que teme que un competidor pueda intentar invalidar en bloque todas las validaciones de su patente europea en estados participantes de la Patente Unitaria deberá estar preparado para solicitar el mencionado OPT-OUT lo antes posible.

Se prevé que una petición de OPT-OUT pueda realizarse incluso antes de la entrada en vigor de la patente con efecto unitario para garantizar que la opción de exclusión se registre en el UPC antes de que un tercero esté habilitado para iniciar una acción ante el UPC que ataña una validación de patente europea concedida en un estado participante (lo que solo será posible después de la entrada en vigor de la patente con efecto unitario).

En concreto, se abrirá un periodo denominado “sunrise” que permitirá poder hacer la petición de un OPT-OUT en el UPC durante los tres meses anteriores a la entrada en vigor de la patente con efecto unitario.

No hay plazo máximo para hacer una petición de OPT-OUT en el UPC.

La condición de OPT-OUT durará mientras las validaciones de la patente europea se mantengas vigentes.

¿ES EL OPT-OUT IRREVERSIBLE?

Sí, si con posterioridad a un OPT-OUT un titular desea que el UPC vuelva a ser el tribunal competente para dirimir una acción; por ejemplo, de infracción o de nulidad de una validación de patente europea en un estado participante. Esta maniobra se denomina OPT-IN y podrá realizarse siempre que no haya procedimientos pendientes en los tribunales nacionales de algún estado participante en el que se haya validado dicha patente europea.

IX) LA CONVENIENCIA O NO A OPTAR POR UN EFECTO UNITARIO

Hay muchos factores que deben de tenerse en cuanta a la hora de considerar si conviene o no optar por un efecto unitario (optar por una patente EP-UE). Algunos de estos factores se señalan a continuación:

COBERTURA GEOGRÁFICA
Si se espera practicar la invención o licenciar su uso en pocos países de los 17 estados inicialmente cubiertos por la patente EP-UE, puede ser de interés validar de forma clásica la patente en estos países, más si cabe si son países con bajo coste por validación que participan del acuerdo de Londres (para los que se exime de una traducción al idioma nacional), como son Francia, Alemania y Bélgica.

Si se espera practicar la invención o licenciar su uso en la mayoría de los países de los 17 estados inicialmente cubiertos por la patente EP-UE, será de mayor interés optar una patente EP-UE.

COSTE
El coste mantenimiento de la patente es un factor relevante para la mayoría de los titulares.

El coste en concepto de tasas oficiales para la renovación de una patente EP-UE equivale aproximadamente a la suma de costes en tasas oficiales que supondría una renovación de la patente en los cuatros países más importantes de los 17 estados inicialmente cubiertos.

La renovación de una patente EP-UE, un acto único ante la Oficina Europea de Patentes (EPO), evita el despliegue de los recursos que son necesarios para organizar la renovación a título individual de cada patente nacional por vía de su respectiva Administración nacional.

A lo largo de la vida de una patente EP-UE no podrá seleccionarse para qué países se atiende una renovación, mientras que en el caso de validarse la patente individualmente por países, podrá decidirse país por país si se desea seguir manteniendo la protección vigente en el país de que se trate.

LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS
La patente EP-UE deberá transferirse y licenciarse en bloque, eso es con efecto para todos los países participantes. Este hecho puede complicar las estrategias comerciales o de negocio, si éstas son muy diferentes entre los países de los 17 estados inicialmente cubiertos.

LA COMPETENCIA DEL UPC
El UPC será un tribunal altamente cualificado, cuyo panel de decisión comprenderá jueces con conocimientos técnicos lo que va encaminado a que puedan resolverse y emitir decisiones de calidad para asuntos de alta complejidad técnica.

Sin embargo, es de esperar mayores costes de procedimiento en comparación con un mismo asunto entendido por un tribunal nacional, sobrecoste que vendría compensado si un mismo asunto debería tratarse en varios tribunales (eso es, en varios estados de los estados participantes de la patente EP-UE) aunque, eso sí, con el riesgo de que una decisión adoptada por el UPC tendrá efectos en todos los estados participantes.

X) LOS SOLICITANTES DE PATENTE ESPAÑOLES, COMO LOS SOLICITANTES DE CUALQUIER OTRA NACIONALIDAD, PODRÁN OPTAR UNA PATENTE CON EFECTO UNITARIO

Los solicitantes de patente españoles, como los solicitantes de cualquier otra nacionalidad, podrán optar por un efecto unitario cuando se les conceda una patente europea.

Que España no sea estado participante de la Patente Unitaria significa que, para que una patente europea concedida despliegue efectos en España, deberá validarse dicha patente de forma clásica, deviniendo una patente nacional, aunque tramitada ante la Oficina Europea de Patentes (EPO).

Como ocurre en la actualidad, la validación en España de una patente europea no estará sujeta a la competencia del Unified Patent Court (UPC), y por consiguiente las disputas que atañan a esta validación se resolverán en los tribunales españoles.