La Patent Unitària i el Tribunal Unificat de Patents

* WEBINAR "La Patent Unitària: Una realitat pel 2023"

Reserva la data: 1 de febrer de 2023 a les 16:00h.

La propera entrada en vigor de la Patent Unitària està desencadenant la publicació als mitjans d'articles i opinions variades sobre aquest assumpte particular.

Tractarem doncs d'exposar de manera fàcil i comprensible els aspectes bàsics de la Patent Unitària.

I) LA PATENT UNITÀRIA OFEREIX UNA ALTERNATIVA I NO SUBSTITUEIX L'ACTUAL SISTEMA DE LA PATENT EUROPEA

Actualment, després que una sol·licitud de patent europea superi una fase d'examen que condueix l'Oficina Europea de Patents (EPO), la patent concedida esdevé un feix de patents nacionals individuals. Aquesta fase en la qual s'obtenen patents nacionals a partir d'una patent europea concedida s'anomena validació d'una patent europea.

La Patent Unitària oferirà una alternativa per als titulars de les patents europees que es concedeixin.

En comptes d'haver de validar la patent europea concedida a cada país d'interès i obtenir un feix de patents nacionals, es podrà optar, sense que sigui una obligació, per un efecte unitari, en bloc, per a un conjunt de països participants de la Patent Unitària.

II) ENTRADA EN VIGOR

El sistema de la Patent Unitària, que no substitueix l'actual sistema de validacions clàssic, entrarà en vigor un cop Alemanya dipositi un darrer instrument de ratificació, concretament tres mesos després que s'efectuï aquest dipòsit.

S’espera una entrada en vigor per a Juny del 2023.

III) LA PATENT UNITÀRIA CONCERNEIX A PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA

Imaginem una patent europea que desplega un efecte unitari i a la que ens referirem com una patent EP-UE.

Els 17 països on tindrà abast la patent EP-UE són països que pertanyen a la Unió Europea, els quals han ratificat els acords necessaris. A aquests països se'ls coneix com a estats participants. A data d'avui, aquests estats són:

Alemanya, França, Itàlia, Holanda, Bèlgica, Àustria, Suècia, Dinamarca, Portugal, Finlàndia, Lituània, Estònia, Letònia, Bulgària, Eslovènia, Malta i Luxemburg.

Es preveu que aquest nombre de països de la Unió Europea que passen a ser estats participants es vagi ampliant amb el temps i que una patent EP-UE arribi a cobrir, en un futur no gaire llunyà, a més dels estats esmentats, també a:

Grècia, Hongria, Irlanda, República Txeca, Eslovàquia, Romania i Xipre.

Però mentre que aquests països no esdevinguin estats participants, perquè una patent europea concedida desplegui efectes en qualsevol d'aquests països, la patent europea s'haurà de validar de manera clàssica al país o països d'interès, havent d'obtenir les respectives patents nacionals.

Resten altres països de la Unió Europea que, de moment, no mostren interès en esdevenir estats participants. Aquests països són:

Espanya, Polònia i Croàcia.

De la mateixa manera que en el cas anterior, mentre que aquests països no esdevinguin estats participants, perquè una patent europea concedida desplegui efectes en qualsevol d'aquests països, la patent europea s'haurà de validar de manera clàssica al país o països d'interès, havent d'obtenir les respectives patents nacionals.

Finalment, països que no són de la Unió Europea i que no poden ser estats participants i, per tant, no estan coberts per una patent EP-UE són:

Gran Bretanya, Suïssa, Turquia, Noruega, Islàndia, Albània, Sant Marí, Sèrbia, Liechtenstein, Mònaco, Macedònia del Nord.

Perquè una patent europea concedida desplegui efectes en qualsevol d'aquests països, la patent europea s'haurà de validar de manera clàssica al país o països d'interès, havent d'obtenir les respectives patents nacionals.

IV) LA PATENT UNITÀRIA NO ÉS DIVISIBLE

Imaginem una patent europea la qual desplega un efecte unitari i a la que ens referirem com una patent EP-UE.

S'haurà d’atendre recurrentment el pagament d'una sola taxa de renovació per mantenir vigent la patent EP-UE (amb efecte per a tots els països participants), pagament que caldrà fer directament a l'Oficina Europea de Patents (EPO).

Això vol dir que al llarg de la vida d'una patent EP-UE no es podrà seleccionar per a quins països es fa una renovació, mentre que en el cas de validar-se la patent individualment per països, es podrà decidir país per país si es vol continuar mantenint la protecció vigent a cada país.

Les accions de nul·litat o infracció que afectin a la patent EP-UE seran competència d'un tribunal de patents nou, que és el Tribunal Unificat de Patents o Unified Patent Court (UPC), les sentències del qual tindran efecte per a tots els països participants.

La patent EP-UE s'haurà de transferir i llicenciar en bloc, això vol dir amb efecte per a tots els països participants. Aquest fet pot complicar les estratègies comercials o de negoci, si són molt diferents entre els països dels 17 estats inicialment coberts per la Patent Unitària.

V) INTERÈS PRÀCTIC

La conveniència o no d'optar per una patent EP-UE dependrà de les circumstàncies de cada cas.

D’una banda:

• No tots els titulars de patents europees tenen interès o necessiten que la patent europea concedida desplegui efectes en tots els estats participants. Segons quins siguin els estats amb interès real, serà més econòmic validar la patent europea concedida només en aquests estats en comptes d'optar per una patent EP-UE que englobi, a més dels estats interessats, tota la resta d'estats participants.

• No tots els titulars es volen veure obligats a litigar a l'UPC (no tindrà cap seu a Espanya).

• No tots els titulars volen arriscar-se a que una decisió adoptada per l'UPC pugui afectar en bloc a tots els estats participants (per exemple, una resolució de nul·litat de la patent deixaria sense efectes la patent en tots els estats participants).

D'altra banda:

• Si interessa que una patent europea concedida desplegui efectes en tots o en la majoria dels estats participants, serà més econòmic optar per una patent EP-UE en comptes de validar la patent europea concedida en tots i cadascun dels estats d'interès.

• Per aquelles patents susceptibles de ser infringides en diversos estats participants i per a les quals s'augura haver d'exercir els drets d'exclusiva conferits per via dels tribunals, pot resultar avantatjosa tant la competència de l'UPC (i una causa única) com també que la resolució dictada afecti, en bloc, a tots els estats participants; tenint present com a contrapartida que si es discuteix la validesa de la patent una decisió de nul·litat adoptada per l'UPC afectarà també en bloc a tots els estats participants.

VI) QUAN I COM ES DEMANA L’EFECTE UNITARI?

Optar per un efecte unitari requereix d’una sol·licitud expressa davant l'Oficina Europea de Patents (EPO), existint un termini d'1 mes a comptar des de la data de publicació de la concessió de la patent europea de què es tracti.

Si no es presenta cap sol·licitud expressa d'efecte unitari en el termini del mes esmentat, la patent europea concedida podrà desplegar efectes igualment en qualsevol estat contractant o participant del Conveni de la Patent Europea (que inclou els 17 estats que cobriria una patent amb efecte Unitari (EP-UE)) per via d'una validació clàssica d'aquesta patent europea, obtenint-se una patent nacional.

L'EPO ha previst mesures per tal que en relació a una sol·licitud de patent europea amb previsió de ser concedida poc abans de l'entrada en vigor de la Patent Unitària, pugui endarrerir-se la publicació de la seva concessió perquè aquesta publicació sigui amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Patent Unitària. D'aquesta manera, el titular podrà optar per una patent EP-UE, amb efecte unitari als països participants, mentre que si la publicació esdevé massa aviat no hi podrà optar.

VII) L’UNIFIED PATENT COURT (UPC): COMPETÈNCIA NO NOMÉS REFERENT A PATENTS AMB EFECTE UNITARI (EP-UE)

Com comentem en el punt IV), les accions de nul·litat o infracció que afectin a una patent EP-UE seran competència d'un tribunal de patents nou, el Tribunal Unificat de Patents o Unified Patent Court (UPC), les sentències del qual tindran efecte a tots els països participants. El Tribunal Unificat de Patents o Unified Patent Court (UPC) tindrà competència exclusiva sobre les patents amb efecte unitari, és a dir, per a les patents EP-UE.

No obstant, l'UPC tindrà també competència, per defecte i durant un període transitori almenys de 7 anys, sobre les validacions clàssiques d'una patent europea concedida en qualsevol dels estats participants, ja sigui per validacions futures com per validacions esdevingudes fins i tot abans de l'entrada en vigor de la Patent Unitària.

En conseqüència, es corre el risc que una resolució d'invalidació que adopti l'UPC sobre una validació d'una patent europea en un dels estats participants afecti també a totes les altres validacions que s'hagin fet en qualsevol altre estat participant de la mateixa patent europea.

Així mateix, el titular d'una validació de patent europea corre el risc de veure's obligat a litigar davant l'UPC si un tercer inicia davant d’aquest tribunal qualsevol acció que afecti l’esmentada validació.

El titular d’una patent europea pot evitar aquest risc fent una petició expressa per excloure les validacions d’aquesta patent europea de la competència de l’UPC. Aquesta maniobra s'anomena OPT-OUT.

VIII) QUAN I COM ES DEMANA UN OPT-OUT?

En l'apartat anterior assenyalem que l'Unified Patent Court (UPC) tindrà competència, per defecte i durant un període transitori almenys de 7 anys, sobre les validacions clàssiques d'una patent europea en qualsevol dels estats participants del projecte de la Patent Unitària.

No obstant això, el titular d'una patent europea podrà, mitjançant petició expressa, excloure les validacions d'aquesta patent europea de la competència de l'UPC. Aquesta maniobra s'anomena OPT-OUT.

Perquè un OPT-OUT sigui efectiu, aquest s'haurà de sol·licitar expressament a l'UPC abans que es presenti una acció de revocació, o qualsevol altra acció, davant de l'UPC contra qualsevol validació de la patent europea en un estat participant.

Per tant, el titular d'una patent europea que pugui témer que un competidor intenti invalidar en bloc totes les validacions de la seva patent europea en estats participants de la Patent Unitària, haurà d'estar preparat per sol·licitar, com més aviat millor, l'OPT-OUT.

Es preveu que una petició d'OPT-OUT es pugui fer fins i tot abans de l'entrada en vigor de la Patent Unitària per garantir que l'opció d'exclusió es registri a l'UPC abans que un tercer estigui habilitat per iniciar una acció davant de l'UPC que afecti una validació de patent europea concedida en un estat participant (cosa que només serà possible després de l'entrada en vigor de la Patent Unitària).

Concretament, s'obrirà un període anomenat "sunrise" que permetrà poder sol·licitar un OPT-OUT a l'UPC durant els tres mesos anteriors a l'entrada en vigor de la Patent Unitària.

No hi ha termini màxim per realitzar a l'UPC una sol·licitud d'OPT-OUT.

La condició d'OPT-OUT durarà mentre les validacions de la patent europea es mantinguin vigents.

ÉS L'OPT-OUT REVERSIBLE?

Sí, si amb posterioritat a un OPT-OUT un titular vol que l'UPC torni a ser el tribunal competent per dirimir una acció; per exemple, d’infracció o de nul·litat d’una validació de patent europea en un estat participant. Aquesta maniobra s'anomena OPT-IN i es pot fer sempre que no existeixin procediments pendents als tribunals nacionals d'algun estat participant on s'hagi validat aquesta patent europea.

IX) LA CONVENIÈNCIA O NO D'OPTAR PER UN EFECTE UNITARI

Hi ha molts factors que cal tenir en compte a l'hora de considerar si convé o no optar per un efecte unitari (optar per una patent EP-UE). Assenyalem a continuació alguns d'aquests factors:

COBERTURA GEOGRÀFICA

Si s'espera practicar la invenció o llicenciar-ne l'ús en pocs països dels 17 estats inicialment coberts per la patent EP-UE, pot ser més interessant validar de manera clàssica la patent en aquests països, i encara més si són països amb baix cost per validació que participen de l'acord de Londres (per als quals s'eximeix una traducció a l'idioma nacional), com són França, Alemanya i Bèlgica.

Si s'espera practicar la invenció o llicenciar-ne l'ús a la majoria dels països dels 17 estats inicialment coberts per la patent EP-UE, serà més interessant optar per una patent EP-UE.

COST

El cost de manteniment de la patent és un factor rellevant per a la majoria dels titulars.

El cost en concepte de taxes oficials per a la renovació d'una patent EP-UE equival aproximadament a la suma de costos en taxes oficials que suposaria una renovació de la patent als quatre països més importants dels 17 estats inicialment coberts per la Patent Unitària.

La renovació d'una patent EP-UE, un acte únic davant l'Oficina Europea de Patents (EPO), evita el desplegament dels recursos necessaris per organitzar la renovació a títol individual de cada patent nacional per via de la seva Administració nacional respectiva.

Al llarg de la vida d'una patent EP-UE no es podrà seleccionar per a quins països s'atén una renovació, mentre que en el cas de validar-se la patent individualment per països, es podrà decidir país per país si es vol continuar mantenint la protecció vigent.

LLICÈNCIES I TRANSFERÈNCIES

La patent EP-UE s'haurà de transferir i llicenciar en bloc, és a dir, amb efecte per tots els països participants. Aquest fet pot complicar les estratègies comercials o de negoci, si són molt diferents entre els països dels 17 estats inicialment coberts.

LA COMPETÈNCIA DE L'UPC

L'UPC serà un tribunal altament qualificat, on el panell de decisió estarà comprès per jutges amb coneixements tècnics, per tant va encaminat a que es puguin resoldre i emetre decisions de qualitat per a assumptes d'alta complexitat tècnica.

Malgrat això, s'esperen més costos de procediment en comparació amb un mateix assumpte entès per un tribunal nacional, sobrecost que vindria compensat si un mateix assumpte s’hagués de tractar en diversos tribunals (és a dir, en diversos estats dels estats participants de la patent EP -UE) encara que, això sí, amb el risc que una decisió adoptada per l'UPC tindrà efectes a tots els estats participants.

X)  ELS SOL·LICITANTS DE PATENT ESPANYOLES, COM ELS SOL·LICITANTS DE QUALSEVOL ALTRA NACIONALITAT, PODRAN OPTAR PER UNA PATENT AMB EFECTE UNITARI

Els sol·licitants de patent espanyols, com els sol·licitants de qualsevol altra nacionalitat, poden optar per un efecte unitari quan se'ls concedeixi una patent europea.

Que Espanya no sigui un estat participant de la Patent Unitària significa que, perquè una patent europea concedida desplegui efectes a Espanya, aquesta patent s'haurà de validar de manera clàssica, esdevenint una patent nacional, encara que tramitada per l'Oficina Europea de Patents (EPO).

Com passa actualment, la validació a Espanya d’una patent europea no estarà subjecta a la competència de l'Unified Patent Court (UPC), i per tant les disputes que afectin a aquesta validació es resoldran als tribunals espanyols.